Реєстрація торговельної марки (ТМ) знаків для товарів і послуг.

Торговельна марка — позначення, за яким споживачі впізнають товар чи послугу серед подібних пропозицій: назва, логотип, слоган або їх поєднання. Виключне право на позначення виникає лише після державної реєстрації як торговельної марки — Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ) за Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Навіщо реєструвати торговельну марку і що дає свідоцтво

Реєстрація дає власнику виключне право використовувати позначення для заявлених товарів і послуг та забороняти його використання іншим особам без дозволу. Без свідоцтва зупинити конкурента зі схожою назвою значно складніше. Зареєстрована марка — актив бізнесу: її можна передати за ліцензійним договором, продати, покласти в основу франшизи. Внесення марки до митного реєстру дає змогу зупиняти на кордоні партії товару з підробленим позначенням.

Попередній пошук на тотожність і схожість: чому без нього ризиковано подавати заявку

Перед поданням заявки варто перевірити, чи не зареєстровано тотожне або схоже позначення для однорідних товарів і послуг, — саме схожість із чужим знаком є найпоширенішою підставою для відмови. Пошук охоплює і вже зареєстровані знаки, і заявки на розгляді, бо пріоритет визначає дата подання заявки. Закон не вимагає обов’язкового пошуку, але без нього про схожий знак дізнаються лише під час експертизи, коли частину сплачених зборів і часу вже не повернути.

Класи МКТП: як обрати і чому реєструвати «про запас» невигідно

Перелік товарів і послуг формують за Ніццькою класифікацією — 45 класів, з яких 34 охоплюють товари, а 11 — послуги. Право на марку діє лише щодо заявлених класів, а не щодо всієї діяльності підприємства. Заявляти класи «про запас» зазвичай невигідно: кожен додатковий клас збільшує державний збір, а марку, яку не використовують протягом встановленого законом строку, можуть достроково зняти з реєстрації за рішенням суду. Перелік варто узгоджувати з реальною сферою діяльності.

Подання заявки до НОІВ: формальна і кваліфікаційна експертиза

Заявка містить зображення позначення, перелік товарів і послуг за класами МКТП та дані заявника; подати її може представник за довіреністю. Формальна експертиза перевіряє комплектність документів, оформлення переліку та сплату зборів. Кваліфікаційна експертиза (по суті) оцінює саме позначення: розрізняльну здатність, відсутність прямого опису товару і схожість із раніше зареєстрованими знаками. Строки експертизи встановлені нормативно й залежать від завантаженості НОІВ.

Попередня відмова НОІВ і відповідь на неї

Якщо експертиза виявляє підстави для відмови — найчастіше схожість з іншим знаком, — НОІВ надсилає обґрунтовану попередню відмову, а не остаточне рішення. У встановлений строк можна відповісти: навести аргументи, звузити перелік товарів і послуг або отримати лист-згоду від власника протиставленого знака. Якщо відповідь не надійде вчасно, заявку можуть визнати відкликаною.

Публікація, свідоцтво і строк дії: десять років з можливістю продовження

Після успішної експертизи відомості про знак публікують в офіційному бюлетені НОІВ, вносять до реєстру і видають заявнику свідоцтво. Воно чинне десять років з дати подання заявки і продовжується щоразу на наступні десять років необмежену кількість разів за умови сплати збору. Пропуск строку продовження припиняє дію свідоцтва — позначення знову стає вільним.

Що не можна зареєструвати як торговельну марку

Відмову отримують позначення без розрізняльної здатності або такі, що прямо описують вид, якість чи призначення товару. Не реєструють позначення, здатні ввести споживача в оману щодо товару чи виробника, а також ті, що суперечать публічному порядку і моралі. Державні символи — герби, прапори, найменування держав і міжнародних організацій — без згоди компетентного органу реєструвати не можна. Найпоширеніша підстава для відмови — схожість із уже зареєстрованим знаком, і саме її виявляє попередній пошук.

Захист за кордоном: Мадридська система і конвенційний пріоритет

Реєстрація в Україні діє лише на її території й автоматично не поширюється на інші країни. Для охорони за кордоном на основі української заявки чи свідоцтва через НОІВ подають міжнародну заявку за Мадридською системою — угода і протокол, які адмініструє Всесвітня організація інтелектуальної власності, — із переліком потрібних країн; розгляд у кожній з них веде національне відомство. Окремо діє конвенційний пріоритет за Паризькою конвенцією про охорону промислової власності: якщо заявку на те саме позначення вже подано в іншій країні-учасниці, протягом шести місяців можна подати заявку в Україні із збереженням тієї самої дати пріоритету.

Що варто врахувати

• Схожість із чужим знаком — не єдиний ризик: якщо позначення відтворює елементи чужого об’єкта авторського права чи фірмового найменування іншої особи, це підстава для спору навіть після реєстрації марки.
• Права на марку, зареєстровану на фізичну особу, і права компанії, яка фактично її використовує, — не одне й те саме; перед продажем бізнесу чи франшизою варто перевірити, на кого оформлене свідоцтво.
• Використання позначення без реєстрації не знімає ризику: схожий знак може раніше зареєструвати інша особа й отримати виключне право.
• Ліцензійний договір на використання марки варто оформляти письмово — розірвання договору у разі спору розглядається за загальними правилами договірного права.
• Порушення прав на зареєстровану марку дає підставу вимагати не лише припинення порушення, а й відшкодування завданої шкоди.

Як ми допомагаємо

Адвокати бюро супроводжують реєстрацію торговельної марки від попереднього пошуку та вибору класів МКТП до отримання свідоцтва, а за потреби готують відповідь на попередню відмову НОІВ. Ми допомагаємо визначити оптимальний перелік товарів і послуг, оцінити ризик відмови ще до подання заявки та підготувати матеріали для міжнародної реєстрації. Вартість супроводу залежить від кількості класів МКТП, виду позначення, наявності попередньої відмови та кількості країн для міжнародної реєстрації.

Реєстрація торговельної марки — частина напряму інтелектуальна власність.